É comum que parte dos empresários, por sua própria natureza e interesse, no momento de constituição de uma empresa estabeleçam padrões altos de qualidade para inserção de produtos no mercado de segmento, visando a satisfação de seus futuros clientes e sobretudo ao crescimento de seu negócio.
Nesse cenário, antes de inserção do produto no mercado, comumente são realizados diversos testes técnicos com protótipos, análise mercadológica da especialidade, além de vultosos investimentos em publicidade, de modo a tornar a inovação do negócio uma realidade. Mas o que fazer quando, após investimentos massivos em inovação no mercado de segmento particular, a identidade visual de seu negócio (Trade Dress) é copiada?
A quem se aplica a proteção ao Trade Dress?
Muitas vezes uma empresa em ascensão, mormente que contenha conceitos inovadores face aos seus concorrentes, por sua consagração no mercado e alta procura pelos consumidores, acaba por ser objeto de reprodução por empresas parasitárias, as quais, por sua vez, visam angariar a clientela da empresa inovadora, prejudicando o seu efetivo progresso.
Com efeito, para esses casos, através da Lei de Propriedade Industrial, o legislador elencou uma gama de direitos e possibilidade de registros que visam impedir, de forma preventiva, que terceiros se utilizem de determinada inovação inserida no nicho mercadológico e até mesmo que se utilizem de características utilizadas para reconhecer a empresa paradigma, como a indevida reprodução de marca ou de embalagens, com o condão de incinerar possível concorrência desleal.
Embora exista o procedimento registral, parte das empresas nacionais desconhece a possibilidade e acabam por iniciar seu negócio sem a guarida necessária à proteção de seus interesses, o que resulta na captação indevida de sua clientela por concorrentes parasitários que se utilizam da semelhança entre as marcas concorrentes ou até mesmo da cópia de elementos visuais e/ou sensitivos para captar vendas.
Nestes casos, ainda que inexista registro do desenho industrial ou marca, por exemplo, a empresa paradigma poderá valer-se do judiciário para abster as marcas assemelhadas de comercializarem produtos, cujo objetivo de venda é de confundir o público e angariar clientes com base na fama da marca copiada.
O que é a proteção ao Trade Dress?
Aludido direito advém do que se denomina de “Trade Dress” ou “Conjunto-imagem”, e, embora ainda não disciplinado pela legislação em regência, tem por finalidade proteger o conjunto visual global de um produto ou a forma de prestação de um serviço. Materializa-se, portanto, pela associação de variados elementos que, conjugados, traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de inserção do bem no mercado consumidor, vinculando-se à identidade visual dos produtos ou serviços.
Conforme bem esposado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, que atuou como Relator em recente julgado no Superior Tribunal de Justiça, “a proteção ao trade dress decorre de expresso mandamento constitucional, que se constata na leitura do art. 5º, XXIX, da Lei Maior, ao estabelecer que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, portanto, trata-se de proteção que visa coibir atos de concorrência desleal em apropriação indevida do trade dress, que por sua vez não depende de registro”.
Nesse diapasão, torna-se pacífico o entendimento de que através da distintividade do produto e/ou serviço desempenhado por determinada marca que se possibilita a proteção ao Trade Dress, sob a extensão do que fora preconizado na Lei de Propriedade Industrial, sobretudo a vedação à concorrência desleal.
Casos dos quais houve o reconhecimento da proteção jurídica ao “Trade Dress”
Para elucidação, cita-se interessante caso de disputa entre a empresa “China in Box” e “Uai in Box”, em que se suscitou semelhança entre as embalagens dos produtos, especialmente por seu design gráfico e uso da expressão “in box”, o que, na visão da primeira empresa, possibilitaria causar confusão aos consumidores.
No caso em vertente, o Juiz de Direito Dr. Alexandre Batista Alves da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, esclareceu que: “Não há dúvida de que o conjunto de elementos gráficos que formam a aparência geral de um produto (trade dress) representa aspecto distintivo da marca e, portanto, goza de proteção legal”, concluindo pela conduta ilícita da empresa “Uai in box”, que foi condenada a abster-se de comercializar o produto na embalagem assemelhada.
Outro interessante caso em que houve o reconhecimento da proteção ao Trade Dress foi a disputa entre a marca “Biotônico Fontoura” e “Bioforzan”. Isso porque, assim como no caso acima descrito, a primeira empresa entendeu que o produto comercializado pela segunda possibilitaria ensejar em confusão aos consumidores das marcas, entendimento este que foi mantido pelo magistrado que julgou a disputa:
Quais os requisitos necessários para fazer jus ao benefício da proteção ao ‘Trade Dress’?
Para fazer jus à proteção por Trade Dress é necessário que a identidade visual:
- Não seja de uso comum no nicho mercadológico particular. Exemplos de identidades visuais comuns:
- Seu uso por terceiros seja passível de gerar confusão ao consumidor, assim como evidenciado nos casos supracitados.
- Seja significativamente distintiva, espécie de inovação no segmento particular, de modo que inexista identidade visual anterior com as mesmas características.
Preenchidos os elementos essenciais à proteção ao Trade Dress e existente empresa parasitária, cujo objetivo de venda seja de confundir o público e angariar clientes com base na fama da marca copiada, há plena possibilidade de questionar-se judicialmente a violação, com o condão de coibir a conduta ilícita de terceiros.
A equipe Cível Empresarial do AFA Advogados se coloca à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e assessorar sua empresa, auxiliando-a na proteção à identidade visual preventiva de seu negócio, ou, se o caso, a sanar os prejuízos sofridos com a reprodução da identidade visual por empresas parasitárias.